conclusie v. antwoord

 terzake                      versus               

Till Kolle                                               

         Stephanus Gregorius Maria TYCHON

         wonende te Delft, gedaagde.

         advocaat: mr. T.M. Kolle en mr. A.S. Dogan

         Procureur: mr.L.P.J. van Utenhove

tegen:

        1.   de vennootschap naar vreemd recht DELL INC.

          gevestigd en kantoorhoudende te Round Rock,

        Texas, Verenigde Staten en,

        2.   de besloten vennootschap DELL B.V.

          gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

        eiseressen,

        advacaten:mr. M.E. Wallheimer en mr. K.E. Verzijden

        procureur: mr. P.J.M. von Scmidt auf Altenstadt

Gedaagde TYCHON, hierna te noemen 'TYCHON' doet eerbiedig zeggen voor antwoord:

TYCHON ontkent al het door eiseressen gestelde voor zover onderdelen daarvan hierna niet uitdrukkelijk worden erkend.  Eiseressen, hierna gezamenlijk te noemen 'Dell' en afzonderlijk 'Dell Inc.' en 'Dell B.V.', geven in de dagvaarding een onjuiste althans onvolledige weergave van de feiten. Voorts geven zij de weren van TYCHON onjuist en onvolledig weer  Hieronder zal dan ook eerst een overzicht van de feiten gegeven worden. Daarna zullen de weren van TYCHON correct en volledig weergegeven worden.

FEITEN

1.

TYCHON is krachtens inschrijving bij het Benelux Merkenbureau onder het registratienummer 659 406 (productie 17)  en krachtens een internationale registratie bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) onder registratienummer 737601 (productie 18) met bescherming voor Oostenrijk, Canada, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië, rechthebbende van het beeldmerk .E    Beide inschrijvingen betreffen waren en diensten in de klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42.

2.

Sinds 2002 is TYCHON doende zijn zaken op te zetten onder het merk .E op het internet. Zijn eerste pogingen via de websites xtrella.virtualove.net en DOT-E.net zijn om verschillende redenen gestrand. De website xxell.com is overigens reeds lange tijd bereikbaar, in ieder geval sedert december 2004. Vanaf februari 2005 biedt TYCHON onder de naam 'Exxellland Computers' via zijn website Exxellland.com (te bereiken met een link via xxell.com) zowel computers als computergerelateerde diensten aan. Op een uitdraai van de laatste twee websites, die respectievelijk als productie 19 en 20 worden overgelegd, staat het merk .E weergegeven.

3.

TYCHON erkent dat hij oppositie heeft ingesteld tegen het merkdepot van Dell onder aanvraagnummer 1 564 061.    Geheel terecht, nu Dell Inc. een merk wenst te deponeren dat zeer grote gelijkenis vertoont met de eerdere rechtsgeldige depots van TYCHON, zowel qua uiterlijk als met betrekking tot de diensten en waren waarvoor TYCHON zijn merk heeft gedeponeerd.  Het overduidelijke verwarringsgevaar tussen beide merken is dan ook bevestigd door het OHIM (OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET / TRADE MARKS AND DESIGNS), als gevolg waarvan Dell Inc.'s merkaanvraag terecht is verworpen. Inmiddels heeft TYCHON eveneens haar 'observations' op het hoger beroep van Dell Inc. ingediend. (productie 21)

4.

TYCHON betwist dat hij zijn merk te kwader trouw zou hebben geregistreerd of dat dit door non-usus vervallen zou zijn.      Hij zet zijn verweren daartoe hieronder uiteen.

GEEN KWADE TROUW

5.

TYCHON heeft zijn Benelux-merk inderdaad op 11 februari 200 gedeponeerd. Dit depot is geheel te goeder trouw geschied. Onjuist is derhalve dat TYCHON wist of behoorde te weten dat Dell binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren gebruikte.Dell gebruikte immers niet zulk een (al dan niet overeenstemmend) merk binnen het Beneluxgebied.

6.

Tychon erkent dat het merk 'Dell' een bekend merk is. Dit gegeven brengt evnwel niet per definitie mee dat het depot door TYCHON te kwader trouw zou zijn geschied. Het gebruik van de gekantelde E in de merkregristraties zoals Dell in paragraaf 4 van haar inleidende dagvaarding aangeeft, lijkt in het geheel niet op het gebruik door TYCHON.  Opgemerkt wordt dat de gekantelde E door Dell gebruikt wordt in een woord of driedimensionaal in of als een vierkant, hetgeen wordt bevestigd door de kopieën uit tijdschriften die door Dell worden overgelegd als productie 10 bij de inleidende dagvaarding. Deze vormen van gebruik zijn niet vergelijkbaar met het gebruik zoals Dell deze nu wenst te maken middels haar meest recente depot onder aanvraagnummer 1 564 061.  Het gebruik van deze door Dell in paragraaf 4 opgesomde merken kan dan ook niet gedefinieerd worden als eerder gebruik en kan derhalve ook geen kwade trouw van TYCHON meebrengen. Bovendien is een gekantelde E - een letter zonder enige bijzondere grafische vormgeving - niet vatbaar voor bescherming.

7.

Het beroep van Dell op haar wereldbekende gekantelde E faalt.  Dell heeft in haar "statements of grounds" ten behoeve van het hoger beroep bij het OAMI immers zelf enkele uitspraken aangehaald waarin wordt overwogen dat een letter een zeer gering onderscheidend vermogen heeft en als zodanig niet gemonopoliseerd mag worden ( The First Board of Appeal 23 oktober 2003 in de zaak R663.2002-1 [K.v K.], paragraaf 28). Dell stelt in haar beroepschrift note bene uitdrukkelijk dat "it must be taken into account that we are dealing in the present case with a one-letter sign". Dell heeft kennelijk de overtuiging dat haar merkaanvrage 1 564 061 slechts uit èèn letter bestaat en derhalve niet gemonopoliseerd kam worden.

8.

TYCHON merkt op dat indien een letter op een bepaalde (zich onderscheidende) grafische wijze is geregistreerd, daarvoor wel degelijk bescherming kan worden gevraagd (in de lijn van het OHIM: Second Board of Appeal, 28 mei 2004 in de zaak R999/2002-2 L.v L.: "the holder of a Trade Mark containing a letter of the alphabet cannot expect to get a monopoly over such letter, but can only claim protection over the specific graphic way in which such letter has been registered".       Een gekantelde E op zich bezit geen zich onderscheidende grafische vormgeving, zulks wordt ook door Dell erkend.       Het merk van TYCHON heeft daarentegen wel een bijzondere grafische vormgeving. Dit merk bestaat immers niet slechts uit èèn letter maar uit een gekantelde E in een cirkel. in de kleuren zwart en wit met een punt voor de E. Het merk van TYCHON bezit derhalve voldoende onderscheidend vermogen.      Daarom is het ook geregistreerd.

9.

Voorts merkt TYCHON op dat een gekantelde E door velen als (onderdeel van een) merk wordt gebruikt. Als productie 22 wordt een uitdraai overgelegd van gebruik door andere ondernemingen van de gekantelde E. Dell kan derhalve geen rechten ontlenen aan haar gebruik van een gekantelde E. Zij kan deze evenmin monopoliseren. Hieruit vloeit eveneens voort dat er geen sprake kan zijn geweest van kwade trouw bij TYCHON bij het gebruik van een gekantelde E, dan zou er immers bij een ieder die een gekantelde E gebruikt kwade trouw geconstateerd moeten worden.

10.

Voorts merkt TYCHON op dat productie 11 bij de inleidende dagvaarding, waarmee Dell tracht aan te tonen dat zij reeds sedert 1999 gebruik maakt van da gekantelde E in een cirkel, afkomstig is van de internetadressen www.dell.de en www.dell.co.uk  Nog daargelaten dat volgens het BMW het recht op een merk toekomt aan degene die het als eerste deponeert en niet aan de eerste gebruiker, was TYCHON op het moment van zijn depot niet op de hoogte van voornoemd gebruik op deze websites door Dell.  Bovendien merkt TYCHON op dat Dell geen uitdraaien over legt van Nederlandse, Belgische en Luxemburgse websites uit dezelfde periode, waarop eenzelfde gebruik is gemaakt. TYCHON betwist dan ook dat er zijdens Dell daadwerkelijk sprake zou zijn geweest van voorgebruik, nu zij haar merkaanvrage 1 564 061 slechts op een tweetal websites (buiten de benelux) heeft gebruikt en dit merk ook buiten de Benelux niet eerder is gedeponeerd. Er is derhalve geen sprake van een gebruik ex artikel 4 (6) (a) BMW van dit merk "binnen de laatste drie jaar in het Beneluxgebied". Niet is gebleken dat het voorgebruik door Dell zo algemeen bekend was dat dit redelijkerwijs voor TYCHON niet verborgen kan zijn gebleven (losbladige uitgave IEC, commentaar op artikel 4 BMW par. 6.2.5b.

Bovendien is bij kwade trouw vereist dat er overeenstemming en soortgelijkheid bestaat tussen het gedeponeerde merk en het voorgebruikte merk.  Verwezen wordt terzake naar de losbladige uitgave IEC, commentaar op artikel 4(6)(a) BMW par.6.2.1. TYCHON merkt op dat volgens hem inderdaad overeenstemming en soortgelijkheid bestaat tussen de merkaanvraag van Dell en het geregistreerde merk van TYCHON.  TYCHON verzet zich daarom ook tegen een inschrijving van dit merk van Dell. Hij is evenwel hoogst verbaasd dat ook Dell deze overeenstemming nu accepteert, omdat Dell nog een half jaar geleden alles uit de kast heeft gehaald bij haar "statement of grounds"  om elk onderscheid tussen de tekens en de diensten waarvoor zij ingeschreven zijn of zouden worden te benadrukken en elke overeenstemming en soortgelijkheid te ontkennen. TYCHON sluit als producte 23  een sfschrift van Dell's "statement of grounds" bij.

11.

TYCHON merkt voorts uitdrukkelijk op dat hij het gebruik van de gekantelde E door Dell niet "in de gaten hield'. Zoals reeds eerder gezegd is TYCHON reeds geruime tijd doende zaken op te zetten in het bereik van computer en daaraan gerelateerde apparaten en diensten. In dat kader houdt hij eveneens geruime tijd vakbladen bij. TYCHON heeft niet met een specifiek doel advertenties van Dell uit 2000 bewaard om Dell's gebruik van de gekantelde E in de gaten te houden, maar hij heeft gewoonweg computergerelateerde tijdschriften bewaard om daaruit de voor zijn zaken benodigde informatie bij de hand te houden.

Bovendien is het TYCHON niet "te doen" om geld, althans niet op de wijze waarop Dell zulks suggereert in paragraaf 14 en 15 van har dagvaarding. Zoals ook Dell aanhaalt, spreekt TYCHON over "damages". TYCHON doelt daarmee op de schade die hij als gevolg van het depot en het gebruik door Dell van "haar" Gemeenschapsmerk 1 546 061 zou leiden. Er is niets opmerkelijks aan dit gedrag van TYCHON.  Hij doet geheel terecht een beroep op de bescherming van zijn merk en op de vergoeding van schade die hij onvermijdelijk zal leiden wanneer Dell gebruik maakt van "haar" Gemeenschapsmerk 1 546 061 die nagenoeg identiek is aan dat van TYCHON voor dezelfde, althans soortgelijke waren en diensten.

TUSSENCONCLUSIE

12.

Nu geen sprake is van een overeenstemmend gebruik van het merk binen drie jaar binnen het Beneluxgebied, de overige registraties door Dell in het geheel niet lijken op die van TYCHON, de gekantelde E veelvuldig wordt gebruikt èn Dell de gekantelde E als zodanig niet kan monopoliseren, dient het beroep van Dell op de aanwezigheid van kwade trouw bij TYCHON en derhalve het beroep van Dell op de nietigheid van het merk van TYCHON te falen.

GEBRUIK

13.

Vooraleerst merkt TYCHON op dat zolang een gedeponeerd merk niet is komen te vervallen, daaraan door de BMW bescherming wordt geboden, ongeacht of van het merk gebruik wordt gemaakt (HR 28 september 2001, nr. C98/241HR). Voorts merkt TYCHON op dat hij ten alle tijden voornemens was zijn merk te gebruiken, hetgeen ook blijkt uit zijn verzoek om een uitstel aan het OAMI, zoals aangehaald door Dell in paragraaf 18 van de inleidende dagvaarding. Onjuist is dat uit dit verzoek af te leiden zou zijn dat TYCHON geen gebruik maakte van zijn merk.Hieruit is juist af te leiden dat hij reeds toen bezig was met het opzetten van zijnzaken onder dit merk. TYCHON is dan ook al geruime tijd bezig met het opzetten van zijn zaken, op het internet in ieder geval vanaf 2002. het een en ander wordt eveneens bevestigd door  hetgeen onder punt 19 van de inleidende dagvaarding is opgenomen.                               Ook Dell constateert immers dat er volop ontwikkelingen waren op de website van TYCHON. Deze ontwikkelingen hebben - zoals gezegd - een lange voorbereidingstijd gehad.

14.

TYCHON wijst er op dat een merkhouder volgens A-G mr. Langemeijer (HR 28 september 2001, nr. C98/241HR)  "tenminste vijf jaar de tijd [heeft] om te kijken of het lukt onder het merk afzet voor zijn waren of diensten te vinden. Met deze periode van vijf jaar wordt de merkhouder de voor introductie van een merkproduct zo noodzakelijke tijd gelaten en kan hij zijn reclame- en verkoopcampagne voorbereiden zonder bevreesd te hoeven zijn dat zijn concurrenten hem met een overeenstemmend merk vòòr zijn". TYCHON was door de acties van Dell bevreesd dat Dell hem voor zou zijn. Temeer nu Dell reeds bekendheid geniet in de computerbranche en TYCHON deze nog moest opbouwen. TYCHON heeft verder ook vertraging opgelopen bij het opzetten van zijn zaken onder zijn merk doordat hij zich heeft moeten verwere tegen de acties van Dell.

15.

Zoals gezegd biedt TYCHON vanaf februari 2005 onder zijn merk .E computers en computergerelateerde diensten aan op zijn website. Hiermee voldoet hij wel degelijk aan de in de vaste jurisprudentie aan normaal gebruik gestelde eis.   TYCHON beoogt immers onder zijn merk de door hem aangeboden computer en daarmee gerelateerde diensten commercieel te exploiteren. Onjuist en onbegrijpelijk is de opmerking van Dell dat TYCHON eind augustus 2004 door aan te geven dat hij op de hoogte was van de termijn voor vervallenverklaring van zijn merk wegens niet-gebruik impliciet zou hebben toegegeven dat hij tot die tijd geen normaal gebruik had gemaakt van zijn merk. Zoals reeds onder paragraaf 13 uiteengezet is, had TYCHON allereerst vijf jaar de tijd om zijn merk te gebruiken. Bovendien (verwezen wordt naar paragraaf 12) kan uit het verzoek om een termijnverlenging voor het gebruik niet per definitie afgeleid worden dat er tot op dat moment geen enkel actie met betrekking tot het gebruik genomen was. TYCHON was wel degelijk werkzaamheden aan het verrichten om zijn producten en dienste onder zijn mer af te kunnen zetten.

16. In reactie op hetgeen Dell aanvoert onder paragraaf 22 van haar inleidende dagvaarding wijst TYCHON er op dat het commentaar waar Dell zich op beroept, het gebruik betreft van een internationaal merk van een buitenlandse onderneming waarvan de buitenlandse website ook binnen de Benelux toegankelijk zou zijn. Dit brengt in dat geval inderdaad doorgaans geen normaal gebruik mee. TYCHON heeft een Benelux-merk waaronder hij producten en diensten afzet binnen het Benelux-gebied op een Benelux-website.  Dat deze overal ter wereld toegankelijk is, doet er derhalve niet toe en dient gekenmerkt te worden als gebruik binnen de Benelux.

17.

Hetgeen door Dell onder paragrafen 23 en24 uiteen is gezet is hiervoor reeds voldoende tegengesproken. TYCHON heeft als bewijs voor het gebruik van zijn merk overeenkomstig artikel 5 BMW uitdraaien van zijn websites als producties 19 en 20 overgelegd. De vordering van Dell dient wat betreft de vervallenverklaring van het merk van TYCHON op basis van het voogaande afgewezen te worden.

18.

Alleen en voorzover U Rechter zou oordelen dat het gebruik van Tychon te laat zou hebben plaats gevonden, voert TYCHON het volgende ter overweging aan: Zoals Dell aangeeft in paragraaf 3 van de inleidende dagvaarding beschikt zij over een scala van merken waaronder zij haar produkten en dienste aanbiedt. TYCHON niet.  Mede in aanmerking nemend dat TYCHON zijn merk eerder heeft gedeponeerd dient in het licht van het voorgaande benadrukt te worden dat het belang van TYCHON bij het merk duidelijk grote is dan dat van Dell. TYCHON zou opnieuw moeten beginnen onder een nieuw merk, terwijl hij er net in is geslaagd zijn zaken op te zetten onder zijn merk .E   Bovendien zouden al zijn investeringen in het merk .E  in èèn klap teniet gedaan worden. De consequenties van een "verlies" zouden voor Dell niet zwaar zijn.  De merkaanvraag is immers nog niet geregistreerd, Dell heeft vele andere merken waaronder zij bekend is en Dell heeft verhoudingsgewijs niet zoveel geïnvesteerd in het merk.

BEWIJSAANBOD

 19.

Indien en voor zover TYCHON daartoe rechtens gehouden is, biedt hij aan zijn stellingen te bewijzen met alle middelen rechtens.

MET CONCLUSIE

dat het de Rechtbank moge behagen de vorderingen van eiser tot nietigverklaring subsidiair tot vervallenverklaring van het Beneluxmerk  .E  en de vordering tot ambtshalve doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister af te wijzen, met veroordeling van eiser in de kosten van de procedure.

procureur

Deze zaak wordt behandeld door: mr. T.M. Kolle en mw. mr. A.S. Dogan, Jacob Obrechtstraat 70, 1071 KP AMSTERDAM, Tel. 020-305 82 50, Fax. 020-305 82 60.